Por Javier Aleuanlli Sánchez.
Abogado por la Universidad de Chile. Diplomado en Propiedad Intelectual por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Asociado en Alessandri desde 2016.
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Recientemente, la Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP) consiguió registrar como marca comercial el escudo de la Selección Chilena de Fútbol. Ahora bien, este proceso no estuvo exento de dificultades, ya que, inicialmente el INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) objetó la solicitud de registro, señalando al efecto que dicho signo adolecía en sí mismo de la cualidad más importante que toda marca comercial debe tener; esto es, capacidad distintiva. Así se señaló que se trataba de un signo descriptivo e indicativo. Recordemos que este emblema contiene básicamente una representación del escudo de Chile junto a –más bien rodeado por– las palabras “Federación de Fútbol de Chile”.
Antes de relatar cómo se arribó al desenlace ya adelantado de esta historia, es necesario referirse un momento a la importancia que tienen hoy las marcas en el deporte, y especialmente en la industria del fútbol. Por un lado, las marcas permiten distinguir a organizaciones deportivas, actuando como identificadores de una determinada institución (así no confundimos, por ejemplo, a Colo-Colo; Coquimbo Unido y Unión La Calera). Por otro lado, las marcas también, y ya hace bastantes años, destacan en su rol de activos transables en el mercado, con gran valor en sí mismas y listas para ser explotadas económicamente por sus titulares. Con esto último, me refiero a la posibilidad de licenciar el uso de marcas de instituciones deportivas (el escudo de un equipo de fútbol, por ejemplo) generando de esta manera negocios providencialmente más lucrativos que la propia venta de entradas al estadio. Dentro de estos negocios, y quizás el más importante en la actualidad es la venta de los productos oficiales de equipos de fútbol (merchandising oficial). Esta mirada, poco tradicional si se quiere, de explotar los escudos de los equipos como marcas comerciales es fundamental en la industria del fútbol moderna.
Pongámonos en contexto, el uso de una marca en “artículos oficiales” que sean distintos al servicio o producto por el cual la marca es principalmente conocida, no es algo nuevo, mucho menos exclusiva en el ámbito del deporte (basta pensar en la industria del cine para dar cuenta de esta realidad). Ahora bien, es en esta industria donde justamente se aprecian algunas de las cifras más reveladoras de este negocio. Según datos de Licensing Industry Merchandisers Association (LIMA), solo en 2017 las ganancias asociadas al licenciamiento de marcas en la industria del deporte superaron los 26.500 millones de dólares a nivel mundial. Por otro lado, según la vigésimo segunda edición del informe Deloitte Football Money League, en promedio, de los 20 equipos de fútbol más ricos del mundo en la temporada 2017-18, el 40% de sus utilidades provino únicamente de la comercialización de sus símbolos más distintivos (esta cifra incluye contratos de patrocinio además de licencias de marca), y, el resto, en un 43% de derechos de transmisión y un 17% de la venta de entradas. Importante es tener en cuenta que estamos hablando de ganancias que sólo por este concepto y entre estos 20 equipos de futbol superan los 3.300 millones de Euros al año.
Lo relatado es fácilmente comprobable en una visita cualquiera al centro comercial, donde ya no únicamente encontramos la camiseta de nuestro equipo favorito, sino que también completas líneas de vestuario, accesorios y productos asociados a éste (especialmente si se trata de un equipo grande internacional). Hoy en día es posible comprar gorros, bolsos, pantalones, calzado, relojes, cinturones, toallas, e incluso ropa interior con el escudo del equipo al que seguimos. Además, es importante mencionar que el merchandising futbolero actualmente no se encuentra limitado exclusivamente a hombres (como sucedía hace sólo unos años) sino que hoy existen diversos productos especialmente enfocados en las fanáticas de este deporte. Esta expansión de los productos oficiales ha hecho que las ganancias a nivel mundial por este concepto se disparen y que año a año éstas crezcan cada vez más.
Si bien en el caso de los equipos y ligas de futbol extranjeras más importantes la protección registral y explotación de sus marcas es una realidad que encierra cientos de registros marcarios, en múltiples clases, en casi todos los países del mundo; asociados a contratos de licencias millonarios firmados sobre éstas, la realidad chilena dista bastante de este panorama. En Chile encontramos casos en donde ni siquiera existe un esquema mínimo de protección de activos intangibles, dando cuenta de una total desconexión entre algunas instituciones del fútbol chileno y este importante negocio.
Basta hacer una revisión en la base de datos del INAPI para dar cuenta de la desigual realidad que existe entre los clubes chilenos de primera división. Para estos efectos, hemos analizado las marcas de los clubes que actualmente militan en la división de honor de nuestro fútbol, en búsqueda de un registro básico que todo club de fútbol debería tener: su escudo como marca registrada para distinguir productos de la Clase 25, en donde encontramos las camisetas de fútbol. Pues bien, de los dieciséis equipos chilenos de primera decisión, existen seis que no tienen registrado su escudo como marca comercial (o su registro simplemente no se condice con su uso actual) en Clase 25[1]. Más grave aún, de estos seis equipos hay dos que al día de hoy no son titulares de registro marcario alguno (sin importar la clase)[2]. Es decir, existen equipos de futbol profesional que militan en la primera división de Chile, cuyo escudo no tiene protección desde el punto de vista marcario, así como hay equipos en los cuales ni siquiera su nombre tiene protección como marca. Aun así, debemos mencionar que la mayoría de los equipos de primera decisión sí han protegido sus marcas de forma correcta, incluso en algunos casos con más de 50 registros[3].
Retomando la historia del escudo de la Selección Chilena de Futbol, podemos contar que la objeción de oficio fue finalmente reconsiderada por el INAPI, para tranquilidad del lector. Aquello ocurrió tras la presentación de argumentos por parte de los abogados de la ANFP, encaminados a la aplicación de la doctrina de la distintividad adquirida por uso, o como se le conoce internacionalmente, “secondary meaning” (recogida en la Ley 19.039 de Propiedad Industrial en el artículo 19 inciso primero, parte final). Así, junto con la contestación a la observación de fondo se acompañó abundante prueba que daba cuenta del uso real y efectivo de la marca “Federación de Fútbol de Chile”, ya sea a través de la exposición mundial de la selección chilena, así como en el uso que esta tenía en productos oficiales de todo tipo, lo que fue tenido en consideración por el INAPI al momento de aceptar a registro la solicitud.
Esta decisión del INAPI posiblemente abrirá las puertas a muchos otros clubes de fútbol, que posiblemente no han incursionado aún en la protección de sus escudos como marcas comerciales, debido al miedo a que éstos sean rechazados por falta de distintividad intrínseca (dado que muchos se componen de palabras indicativas o descriptivas). En este sentido, creemos que existe una gran tarea pendiente por parte de los equipos de futbol, la cual, de ser desarrollada correctamente beneficiará al final del día a estas mismas instituciones.
Un equipo de fútbol no es simplemente un conjunto compuesto por un plantel de jugadores, un cuerpo técnico y un estadio (salvo honrosas excepciones), sino que es una institución con la cual sus fanáticos buscan identificarse. Justamente por lo anterior es que la relación entre el fútbol y las marcas comerciales es tan intensa, ya que, en ambos casos el objetivo es siempre el mismo: identificar.
[1] Actualmente no se encuentra registrada en clase 25 la insignia de: Deportes Iquique; Audax Italiano; Huachipato; Cobresal; Deportes Antofagasta. Po otro lado, en el caso de Coquimbo Unido, el único registro que tiene en clase 25 incluye su insignia, pero le agrega las palabras “COQUIMBO UNIDO S.A.D.P.” que no se corresponden con el uso en su uniforme (Reg. N° 863899).
[2] Cobresal y Deportes Antofagasta.
[3] Es lo que pasa con la Universidad de Chile, con más de 60 registro, e Colo-Colo con 50 registros, Universidad Católica con 43 registros y O’Higgins con 53 registros.
