María José González.
Estudiante de 5º año de Derecho en la Universidad de Los Andes.
Directora y editora de https://fashionlaw.cl
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En el Fashion Law a lo largo de los años ha sido sumamente controversial el caso de Christian Louboutin S.A. vs Yves Saint Laurent America (en adelante YSL), especialmente en lo que refiere a lo sostenido por la Corte de Apelaciones del segundo circuito de los Estados Unidos (United States Court of Appeals for the second circuit), en adelante CA. En este artículo se abordará cómo el trade dress, marca comercial no tradicional denominada en Chile como “apariencia distintiva”, ha sido clave en la protección de “la suela roja” de Louboutin como marca.
Todo comenzó el año 1992, cuando Christian Louboutin puso a la suela de los zapatos que él diseñaba un brillante color rojo lacado. Esta creación fue registrada como marca en enero del 2008, como “La suela roja” (“Red sole mark”).
En 2011, Louboutin interpuso una medida cautelar en contra de YSL. ¿La razón? Unos controversiales zapatos creados por el diseñador, que venían en verde, rojo, azul y morado, todo el zapato y su suela. Y, por supuesto, los rojos se parecían muchísimo a los de Louboutin, razón por la cual Louboutin alegaba infracción a la marca de la suela roja. Sin embargo, la Corte de primera instancia rechazó la medida al determinar que un color nunca puede ser considerado como marca en la industria de la moda, ya que ésta depende de los colores, de lo contrario se limitaría la libertad artística y se promovería la competencia desleal. Lo anterior, tiene relación con la legislación chilena, que en el artículo 20 letra i) de la ley 19.039 de Propiedad Industrial señala: “No podrán registrarse como marcas: La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo”.
El 10 de agosto de 2011 el diseñador Christian Louboutin interpuso un recurso de apelación ante la CA del Segundo Circuito, en contra de la sentencia de primera instancia (Corte del distrito de NY). La Corte de Apelaciones analizó la decisión de la Corte del distrito en tres partes. En un primer momento, analizó si un color es protegible como marca en el contexto de la industria de la moda; en segundo lugar, se refirió a la doctrina de la funcionalidad estética; y, en un tercer momento, observó si la marca de “La suela roja” era sujeto de protección por la vía del Lanham Act.
La CA consideró que la decisión de la corte del distrito de Nueva York era inconsistente con la decisión de la Corte Suprema en “Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.”, y que la Corte erró al rechazar la medida cautelar con los fundamentos que lo hizo. La CA concluyó, que Louboutin no ha establecido un significado secundario para el uso de una suela roja en un zapato rojo, y que sólo los zapatos con suela roja en contraste con la parte de arriba del zapato han adquirido significado secundario, como símbolo distintivo que identifica la marca Louboutin. Conforme con lo anterior, es que esa Corte decidió modificar la marca inscrita como “La Suela Roja” y, por lo tanto, consideró que esta marca es válida modificada. Respecto de la sentencia de primera instancia, esa Corte confirmó el rechazo de la medida cautelar en contra de Yves Saint Laurent, puesto que no se comprobó que éste último haya infringido la marca “La suela roja”.
En Chile el significado secundario se refiere a un desprendimiento del carácter distintivo de la marca con un producto y que se le asocia más bien a una empresa o industria. De acuerdo con la CA del segundo circuito, la suela roja tiene que ver con el diseño del zapato y éste diseño no puede ser separado de la utilidad del producto, ya que la suela roja separada del resto del zapato sólo sería un color que no calificaría como un diseño.
